NUEVO RETO ANTE EL DR-CAFTA

Co-autores:
Carmen Prieto Villegas y Natalia Ramos Mejía

Las últimas dos décadas han representado una gran revolución en cuanto a estrategias comerciales se refiere, mediante las cuales las diferentes empresas crean alternativas no convencionales para llamar la atención del público consumidor. El derecho de marcas en su afán por adaptarse a las nuevas tendencias, ha introducido nuevas figuras marcarias, llamadas a proteger características no tradicionales en productos y servicios. Hablamos pues, de las marcas no tradicionales.

La doctrina internacional ha definido las marcas no tradicionales como aquellas no perceptibles por el sentido de la vista, como lo serían las marcas sonoras, olfativas, gustativas, táctiles.[1]

Si bien es cierto que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la Republica Dominicana en su Articulo 72.1 establecía entre los signos considerados como marcas, las combinaciones y disposiciones de colores y las formas tridimensionales, ambas consideradas como marcas no tradicionales, para el 1ero. de marzo del año dos mis siete (2007), con la entrada en vigor del DR-CAFTA se introdujo a dicha legislación dos  novedosas modalidades dentro de estas marcas no tradicionales, se trata de las marcas sonoras y olfativas.

El Capítulo 15 del Tratado DR-CAFTA que trata de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su acápite 15.2.1 dispone que los países contratantes deben disponer la inclusión en su legislación marcaria la protección a las marcas colectivas, de certificación y sonoras y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Para el caso de aplicación de la República Dominicana, le fue otorgado un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del Tratado.

La doctrina internacional ha definido los signos sonoros como marcas percibidas por el sentido del oído, conformadas por composiciones musicales, las cuales pueden ser representadas por notas musicales, o mediante otros métodos tecnológicos.  Sonidos como el grito particular de Tarzán en sus películas, el tono característico de Nokia e INTEL o el rugido del león que caracteriza las producciones cinematográficas de la Metro Goldwyn Mayer han sido objeto de registro en la Unión Europea y en los Estados Unidos, respectivamente, por tratarse de marcas que además de poseer el carácter distintivo para hacerlas pasible de registro, pueden ser representadas gráficamente mediante un pentagrama u otro medio.

Con la aplicación de la ley No. 424-06 de implementación del Tratado de Libre Comercio  DR-CAFTA, dicho tratado incorpora también en la legislación dominicana los olores, como signos considerados como marcas.

La empresa Midwest Biologicals, Inc. ha registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de  los Estados Unidos (USPTO) como marca olfativa “El Aroma de la Goma de Mascar” aplicado a proteger un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso utilizado para separar metales en la industria metalúrgica, considerando que se trata de un olor muy distintivo, que no forma parte inherente o característico del producto sino que ha sido aplicado por el fabricante para diferenciarlo de sus competidores, siendo la indicación del origine empresarial de un producto, una de las funciones principales de la marca.

En el caso de las marcas olfativas, países como por ejemplo, los miembros de la Comunidad Andina, compuesta por Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, permiten de manera expresa en su regulación, el registro dentro de sus territorios de dichas marcas, no obstante ante la ausencia de una disposición expresa y dado el análisis obligatorio que debe realizarse a las normas generales para la aceptación del registro de marcas, en dichos países, la registrabilidad sería igualmente posible. Situación que permitiría por analogía ser aplicado a aquellas legislaciones que no contemplen el registro de las mismas.[2]

A nivel nacional, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a la fecha, no ha recibido solicitudes de registro de marcas sonoras ni y olfativas, por lo que aún no contamos con experiencia de análisis por parte de los examinadores, así nos lo ha confirmado el Director de Signos Distintivos de la ONAPI, Lic. Santo Froilán Ramírez, tampoco existe un procedimiento especifico para el análisis ni registro de tipo de marcas, mas que el ya está establecido para los demás tipos de marcas dentro de la Ley No. 20-00.  “En la ONAPI estamos trabajando para introducir estos requisitos en un nuevo reglamento” indicó también el Director del mencionado departamento.

Tanto para el caso de marcas sonoras como en las olfativas, la tendencia internacional establece el requisito de la representación gráfica para registro, incluyendo en algunos casos una explicación detallada y para el caso particular de las marcas olfativas “… puede plantearse que el olor sea el del producto mismo. La solución aquí, en la medida que tal olor no sea el necesario del producto, también debe ser el de la registrabilidad. Esto es aplicado también a productos de perfumería, en lo que su olor es a veces su principal argumento de venta”[3].  La ley 20-00 no es una excepción al establecer en su Sección II, Título Procedimiento de Registro de la marca, artículo 75, numeral 2 ordinal C, que la solicitud de registro de marca presentada a la ONAPI incluirá, entre otros:

“La denominación de la marca cuyo registro se solicita, cuando se trata de una marca denominativa, reproducciones de la marca, cuando se trata de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color; cuando se trate de una marca sonora u olfativa, deberá efectuarse mediante una representación o descripción por cualquier medio conocido o por conocerse de la marca.” (negritas nuestras).

Sobre la representación gráfica, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los  anteriormente  señalados” (Alemán, Marco Matías,Normatividad,Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá,  Colombia, p. 77). [4]

Por su parte, el Tribunal Europeo va más allá de una simple representación gráfica como requisito para solicitar el registro de una marca sonora u olfativa, sosteniendo que: “No basta, pues, cualquier representación gráfica, sino que es menester que cumpla dos condiciones. La primera, que sea completa, clara y precisa, para que se sepa, sin duda alguna, lo que se monopoliza. La segunda, que sea inteligible para quienes puedan estar interesados en consultar el registro, que son los otros productores y los consumidores.[5]

Aunque la legislación dominicana no lo establece expresamente, debe necesariamente deducirse que un examinador a la hora de evaluar la registrabilidad de una marca olfativa o sonora, no podrá limitarse solamente a determinar su carácter distintivo o la posibilidad de su representación gráfica, toda vez que deberá tomar en cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 73 de la Ley 20-00 que establece lo relativo a la imposibilidad de registrar como marca, signos que consistan por ejemplo:

• Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;
• signos genéricos;
• aquellos que no tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes; entre otros.

La gran complicación que puede presentarse para el registro de las marcas sonoras u olfativas, es el caso en que sea difícil o imposible la representación gráfica o la demostración de la distintividad de las mismas a un grado tal que convenzan al examinador completamente de que tal sonido o tal aroma es característico, suficiente para distinguir un producto o servicio de sus competidores.

Para el caso de las marcas sonoras, resulta más fácil la demostración de originalidad, toda vez que resulta más viable su representación gráfica, por lo que su registro es mayormente admitido en un sinnúmero de jurisdicciones.  Sin embargo, resultó curioso que la famosa compañía fabricante de motocicletas, la HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLES, solicitó el registro como marca sonora, ante la  USPTO del sonido producido por el motor de las motocicletas que fabrica; dicha solicitud recibió recursos de oposición de más de nueve compañías fabricantes de motocicletas, entre las que se encuentras HONDA, YAMAHA, KAWASAKI y SUZUKI, entre otras, que sostenían sus recursos en la imposibilidad de que se otorgara a la HARLEY DAVIDSON el monopolio del sonido de un motor.  La HARLEY DAVISON consideró innecesario invertir tiempo y dinero en defenderse de tales oposiciones, por lo que finalmente retiró su solicitud.[6]

A su vez, el registro de marcas olfativas no deja de ser algo complejo. En el ámbito de la Comunidad Europea se han presentado varias solicitudes de registro, como por ejemplo la solicitud de “ El Olor a Fresa Madura” para cosméticos en general, artículos de papelería y vestimenta[7];  así como también “El olor a Limón” aplicado a suelas de zapatos y calzados[8]. Ambas solicitudes denegadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), por aplicación de la Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) relativa al famoso caso Sieckmann[9] antes referido, ya que incurría en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a) en relación con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria («RMC»), toda vez que el signo descrito como “El Olor a Limón” no podía ser representado gráficamente[10].

Siguiendo en ámbito de la Comunidad Europea, región que ha sido precursora y pionera en la protección de aspectos novedosos de la Propiedad Industrial, la OAMI hasta la fecha sólo ha concedido el registro de la marca olfativa de “El Olor a Hierba Recién Cortada” cuyo registro fue solicitado en el año mil novecientos noventa y seis por la Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, para proteger productos tales como pelotas de tenis.  Dicho registro prosperó y fue finalmente registrado en el año dos mil, por entender los examinadores que dicha marca era susceptible de representación gráfica y que por la descripción presentada ante la OAMI la misma poseía carácter distintivo, lo que facilitaría su publicación y búsquedas en los registros.

Sin embargo, nos permitimos citar a continuación la opinión a este respecto del abogado español, José Alberto Mérida Velázquez[11], en su columna de opinión, titulada “Las marcas olfativas bajo la perspectiva del derecho de marcas”, a saber:

“ En este caso, aparentemente se podría catalogar como un error de interpretación de los preceptos legales del Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria por parte de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en 1999. Lo anterior, debido a que en el año 2002 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) al resolver una cuestión prejudicial planteada por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, resolvió el caso C-273/00 Sieckmann. Este consistía en el registro de una solicitud de marca olfativa, la cual a decir del TCJE debe cumplir con los requisitos de representación gráfica, además de un cierto grado de distintividad. Se rechazó la posibilidad de la representación gráfica de este tipo de marcas, a través de formulas químicas; de la descripción con palabras escritas por no ser clara, precisa y objetiva; además del depósito de una muestra de olor por no ser estable y duradero.”

El registro de la marca “El Olor a Hierba Recién Cortada” una vez registrada fue objeto de varios recursos de nulidad que dieron al traste con que dicho registro haya expirado como consecuencia de no haber sido renovado oportunamente por sus propietarios.

Las marcas olfativas y sonoras han surgido en una era en la que como consecuencia de las nuevas técnicas de marketing y el comercio electrónico, las marcas tradicionales no resultan suficientes para captar la atención de los consumidores.  Hoy en día resulta ineludible que la tecnología avanza a pasos más rápidos que las regulaciones en materia de marcas, las continuas nuevas tendencias comerciales pueden ir desde desprender el aroma a cerveza al momento en que se proyecta en la pantalla del cine un anuncio en el que se esté publicitando una cerveza determinada, hasta la posibilidad de adquirir dispositivos que acompañan de olor a los correos electrónicos o el reconocimiento exacto de un producto o servicio, que puede hacer un consumidor llano que se encuentre de espaldas al televisor que lo está publicitando, con solo oír el sonido característico, tal es el caso del sonido de seis tonos de tintineo del canal de televisión Entertainment and Sports Programming Network (ESPN) que transmite y produce programación relativa al deporte.

Algunos doctrinarios van en contra de esta modernización y otros sostienen que las marcas olfativas y sonoras puede funcionar verdaderamente como un signo distintivo, aunque conscientes de que permitirá ser copiado fácilmente por los piratas, como todo lo que tiene éxito, por lo que favorecería a la competencia desleal.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el registro de las marcas sonoras y olfativas depende del cumplimiento de los requisitos que establecen las leyes marcarias, pero también de la íntima convicción del examinador, es necesario dar cabida a nuevos criterios de interpretación que permitan el registro de dichas marcas aún en los casos en que no sea posible su representación gráfica.

[1] Fernández-Novoa, carlos: Tratado sobre el Derecho de Marcas. Editora Marcial Pons, Madrid, 2001, 1era Edición.

[2] Godoy Pérez, juan manuel. “Las marcas Auditivas y Olfativas, una aproximación a partir de la regulación marcaria de la Comunidad Andina.” Revista de Derecho y Tecnología de la Información”. Año 2006. Volúmen 4, 2 de enero, 2008. Página 5-6-7-8. Costa Rica.

[3] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editora Abeledo-Perrot, S.A. E. e I. Buenos Aires, Argentina, 1999. Tercera Edición. Página 73.

[4] Godoy Pérez, juan manuel.  Op. Cit.

[5] Conclusiones  del   Abogado  General, Sr. Dámaso  Ruiz­Jarabo  Colomer  presentadas  el   6  de  noviembre  de  2001,  Asunto  C­273/00  Ralf  Sieckmann  contra  Deutsches  Patent­  und  Markenamt  (Petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  el   Bundespatentgericht),  revisada  en  la  página  web  oficial   del  Tribunal Europeo  de  Justicia: http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm, el   15  de  abril   de 2005.

[6] Volúmen 9. No. 25 del Boletín de Shield Mark. Diciembre 2003.

[7] Caso ante la OAMI: Nombre del Solicitante: Eden SRL. (en línea) http://oami.europa.eu (Consulta del 20 de febrero, 2009)

[8] Caso ante la OAMI: Nombre del Solicitante: Pikolinos Intercontinental, S.A. (en línea) http://oami.europa.eu (Consulta del 20 de febrero, 2009)

[9] Asunto  C­273/00  Ralf  Sieckmann  contra  Deutsches  Patent­  und  Markenamt  (Petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  el   Bundespatentgericht),  revisada  en  la  página  web  oficial   del  Tribunal Europeo  de  Justicia: http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm, el   15  de  abril   de 2005.

[10] Oficina de Armonización del Mercado Interrior (OAMI) Cuarta Sala de Recurso. 12 de diciembre de 2005 en el asunto R-0445/2003-4 PIKOLINO’S INTERCONTINENTAL, S.A. contra la OAMI. Caso: registro de marca “El Olor a Limón” para suelas de zapatos; y calzados, Ver página 2.

[11] Abogado especialista en Propiedad Industrial. Departamento de Marcas. Miembro de firma de abogados J.ISERN Patentes y Marcas.